浅谈服务商标侵权案件中合法来源抗辩的适用问题

发布时间:2020-07-22

来源:旷真MIC

编辑:雇主品牌


笔者发现在裁判文书网上公开的判决中,商品商标侵权纠纷案件的被告常以我国《商标法》第六十四条第二款规定来主张使用合法来源抗辩,要求只承担停止侵权而不承担赔偿责任的案例较多,判决中法院论述相对完整。而对于服务商标的侵权纠纷案件,就合法来源抗辩的问题,大部分判决书都是浅尝即止、让人知其然而不知所以然。笔者结合裁判文书观点及个人见解,尝试廓清“基于非商标人授意而使用他人享有商标专用权的服务商标的行为,是否能适用合法来源抗辩的问题”。

笔者认为,服务提供者对侵权商标的使用即便是基于他人的授权/授意(比如特许经营/加盟形式的理发店、餐饮店、小吃店等等),即便行为人已尽到合理的注意义务(即不知道该商标已侵犯他人注册商标专用权),也不能主张合法来源抗辩而免予承担赔偿责任。

一、法律依据及法律适用问题

1、法律依据:

《商标法》第六十四条 第二款 “销售不知道是侵犯商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,不承担赔偿责任。”

《商标法》第四条 第二款 “本法有关商品商标的规定,适用于服务商标。

《商标法》第五十七条“有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权: (一)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的; (二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的;(三)销售侵犯注册商标专用权的商品的;……”

2、法律适用的问题:根据《商标法》第四条第二款 “本法有关商品商标的规定,适用于服务商标。”的规定,能否将“基于案外人授意后对他人注册商标的使用行为”等同被告“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品”的行为?

笔者始终认为,“服务”提供方即“服务”的销售方,可以说销售“服务”过程就是“服务”交付的过程,服务提供方既是“服务”的销售者也是“服务”的生产者,而对于生产者而言当然不能适用合法来源抗辩。如果行为人在提供服务过程中所使用的商标属于侵犯他人注册商标时,能否主张因其所使用的商标属于案外人所授意(比如加盟形式的理发店、餐饮店、小吃店等加盟授权)来适用《商标法》第六十四条第二款合法来源抗辩?显然不可以,除了上述原因,行为人是对服务商标的使用行为,不能与销售商品行为相混淆。

二、与服务商标使用侵权不同,商品商标仅在侵权人善意使用的情况下适用合法来源抗辩

根据《商标法》第六十四条第二款规定,首先必须系“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品”,因此适用合法来源抗辩的前提是应当排除侵权人主观上存在故意/明知侵权的过错。如果销售者知道或应知销售的是侵权商品,则不能免除其赔偿责任。认定销售者是否明知或应知,只能通过外在的客观事实来推定。如果销售者没有尽到合理的注意义务,则可认定其在主观上具有过错。比如对具有较高知名度的商标,行为人具有较高注意义务。

在广东省高级人民法院(2018)粤民申7501号裁定书中法院认为:“本案第3159141号‘贵州茅台’商标在酒类商品上具有较高知名度,第284526号、第3333018号、第284519号商标亦具有识别商品来源较强的显著性,和悦商店作为销售百货的商业主体,有能力判断在被诉商品上使用被诉标识的行为已经侵犯了本案商标权,且属于和悦商店应当承担的注意义务。和悦商店称其不知道被控侵权白酒是侵犯注册商标权的商品,原审法院不予采信,本院认为并无不当。”

除了上述推定为明知之外,笔者认为其实以下情形也应当推定为明知,如被告无视疑似假货商品的进货价远低于同类商品的通常价格的情形;无视并销售缺失商品应当有的生产/安全/卫生信息/属于三无产品的商品;无视商标权人送来的通知函/律师函;或无视曾因侵害商标权而被行政查处/被人民法院生效判决确认过侵权的事实继续进行生产、销售。这些当然也应当视为行为人具有故意、明知/应知的情形。

三、对他人享有商标专用权的服务商标,无论侵权人是否善意,也无论侵权人是否系基于案外人授意而使用商标导致侵权,均应不能适用合法来源抗辩

根据《商标法》第四条第二款 “本法有关商品商标的规定,适用于服务商标。”如果服务者知道或应知其所提供的“服务”所使用的商业标识属于侵犯他人注册商标专用权的标识,当然不能免除其赔偿责任。但相反,如果服务提供者即便尽到合理的注意义务,确实不知道侵权,服务提供者对商业标识的使用是基于他人的授权时,是否能主张合法来源抗辩只承担停止侵权而免予赔偿呢?

案例1:在北京知识产权法院审理的杭州绿茶餐饮管理有限公司与中山区绿茶餐厅的商标侵权及不正当竞争案件【(2018)京73民终1875号】中,被告曾抗辩“对于涉案标识的使用,系完全按照授权方(案外人安徽绿茶餐饮管理有限公司)的要求,授权方曾承诺中山绿茶餐厅,其对于涉案标识是完全拥有权利的,并且要求中山绿茶餐厅不得自行改变该标识,包括餐厅外观,也是按照授权方的要求进行的装修,否则将承担违约责任,中山绿茶餐厅对于侵害杭州绿茶公司商标权并不知情,不存在任何侵权故意。”

原审北京市海淀区人民法院则认为“中山绿茶餐厅亦在本案中提出欲追加绿茶餐饮管理有限公司及安徽绿茶餐饮管理有限公司为原审被告,但因本案的侵权主体系中山绿茶餐厅,杭州绿茶公司亦仅针对中山绿茶餐厅提出诉讼主张,至于中山绿茶餐厅与绿茶餐饮管理有限公司及安徽绿茶餐饮管理有限公司是否存在合同关系以及后者是否需承担责任,并非本案要解决的问题

北京知识产权法院认为“本案中,中山绿茶餐厅在其经营的店铺门头、菜单、名片、网络推销等活动中突出使用涉案标识的行为,显然并非推销、展示侵权服务的渠道行为,而系主动生产、使用侵权服务的源头行为。另外,中山绿茶餐厅在商业经营中使用的涉案标识与杭州绿茶公司的几乎完全一致,其客观行为完全说明其主观状态具有故意。故中山绿茶餐厅主张其使用的涉案标识具有合法来源,其不应承担侵犯商标专用权赔偿责任的主张,亦缺乏法律依据,因此,本院对于中山绿茶餐厅所主张的其应当免除侵犯杭州绿茶公司涉案两商标商标专用权之赔偿责任的上诉理由不予支持。”

从上述可见,原审法院直接以“他人授意使用”并非本案争议焦点而不予以审理的裁判思路回避了该焦点问题,而二审北京知识产权法院的裁判观点则是直面该焦点,笔者的观点与二审法院裁判观点比较接近,二审法院判决观点认为,对服务商标的使用是“主动生产、使用侵权服务的源头行为”,即笔者认为的侵权人既是“服务”的销售者也是“服务”的生产者,对生产者当然不能使用合法来源抗辩条款。

案例2:在成都市中级人民法院审理的四川仁众投资管理有限公司诉双流区蜀真味小龙老火锅店侵害商标权纠纷【案号:(2018)川01民初1682号】案件中,被告曾抗辩“被告与四川蜀真味小龙坎餐饮投资管理有限公司(案外人)于2017年4月4日签订了《合同》,被告经授权使用“蜀真味小龙坎”商标,即使侵权成立,本案也符合商标法64条第二款关于合法来源抗辩的规定,也不应承担赔偿责任。”

成都市中级人民法院则认为“根据《中华人民共和国商标法》第六十四条第二款规定,销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,不承担赔偿责任。从该规定的文义解释而言,合法来源抗辩适用的前提系销售侵犯注册商标专用权商品的行为,即《中华人民共和国商标法》第五十七条第(三)项“销售侵犯注册商标专用权的商品”的商标侵权行为成立时,合法来源抗辩成立可以免除侵权责任中的赔偿责任。虽然商标法有关商品商标的规定,也适用于服务商标,但根据商标法第五十七条的规定,商品商标的侵权行为包括使用行为、销售行为、制造商标标志行为、帮助行为等,销售行为侵权成立的前提是存在使用了侵权标志的商品,而商品商标的使用行为侵权并不适用合法来源抗辩,故服务商标侵权案件中也应当采用相同标准。本案中蜀真味小龙老火锅店实施的是使用侵权标志的行为,而非销售侵权商品,故本案不符合合法来源抗辩适用的前提,蜀真味小龙老火锅店主张合法来源抗辩不能成立


从上述判决可见,对于服务商标的使用行为,无论是自行使用还是他人授意使用都是使用,根据我国《商标法》第五十七条第一款及第二款规定的都是使用行为均构成侵权。我国《商标法》第六十四条第二款所指的“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品”只能对应《商标法》第五十七条第三款“销售侵犯注册商标专用权的商品的”侵权,不能对应第五十七条第一款及第二款规定的使用行为,不能与销售行为相混淆。


案例3:在吉林省长春市中级人民法院审理的栾德洋、沈阳融汇餐饮服务集团有限公司与净月高新技术产业开发区另肋分米鸡中东七彩城店、刘文成侵害商标权纠纷案件中【案号:(2018)吉01民初295号】,法院认为“本院认为被告在其店面门头突出使用‘分米鸡’字样及在菜单封面和内页使用“分米鸡”字样的行为符合其与案外人东方食尚在合作协议中的相关约定,其合法来源的抗辩成立。”

吉林省高级人民法院在二审判决【案号:(2018)吉民终681号】未进行详细论述,而是直接采纳采纳原审观点,认为“刘文成已提供了其与案外人东方食尚签订的“另肋L2芝士扒米鸡&分米鸡”合作协议书,有效期至2019年12月27日,证明了其行为的正当性。”

笔者认为该两级法院的裁判观点,就对服务商标使用是否可以适用合法来源抗辩的焦点问题的论述上是简单粗暴的,直接将“基于案外人授意,被告对他人注册商标的使用行为”等同被告“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品”的行为,直接忽略了提供服务行为与销售产品行为的区别,直接忽略《商标法》第五十七条第一、二款关于未经商标专用权人许可,使用他人注册商标的行为即构成侵权的规定,而偏执己见,让人感觉只要有他人(即便不是商标专用权人)授意即可适用《商标法》第六十四条第二款,笔者认为该案判决是一宗错误适用法律的案件。

综上,笔者认为行为人对于他人享有注册商标专用权的服务商标的使用行为,无论是否基于他人授意而使用还是自行使用,均应当认定为侵害商标专用权的行为,而不能适用我国《商标法》第六十四条第二款规定来主张不承担赔偿责任。